Sichern Sie Ihren Erfolg schon bevor er entsteht.

Es gibt viele verschiedene Arten von Patentrecherchen. Diese können im Speziellen unterschiedliche Ziele verfolgen, aber im Kern beinhalten sie immer dasselbe: Die Absicherung und Verteidigung von Produkten durch geschützte Patentanmeldungen.

Die drei wesentlichen Patentrecherchen sind:

Die FTO (steht abgekürzt für Freedom-to-operate und übersetzt für Ausübungs-Freiheit) sucht nach Schutzrechten Dritter, die unmittelbar ein Risiko darstellen, weil sie bereits einen bestehenden Schutzumfang durch eine Patentregistrierung haben. Durch sie erfährt man ebenso, ob laufende Patentannmeldungen bestehen, die möglicherweise zur Gefahr werden und der weiteren Entwicklung bzw. Markteinführung eines Produktes im Weg stehen könnten. Die FTO ist eindeutig die umfassendste und wichtigste Patent-Recherche.

Dann gibt es die Recherchen zum Stand der Technik (die sog. Neuheits-Recherche). Das sind Standard-Recherchen, sie sind im Vergleich zur FTO aber eher einfacher gestrickt: Mit ihr werden bestehende Patentrechte überprüft und die Analyse fällt vor allem auf die technische Neuheit für ein konkretes Produkt. Das bedeutet, man klärt den nächstliegenden Stand der Technik für die Produktentwicklung: Lohnt es sich überhaupt das neu angepeilte Produkt zu entwickeln und ein Patent einzureichen oder müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, um eine wirkliche (technische) Neuheit zu erfinden? Ist unser Produkt (überhaupt) neuester Stand der Technik oder gibt es das schon? Das alles klären Sie im Vorfeld mit der Neuheits-Recherche.

Ist bei der Patent-Recherche ein älteres Patent aufgefallen, was Ihnen (bei der Produktneueinführung) im Weg steht, Sie aber berechtigte Zweifel an der Beständigkeit der Schutzrechte haben oder Sie diese in Kauf nehmen, weil sie Ihnen längst überholt erscheinen, dann beauftragen Sie eine Rechtsbeständigkeits-Recherche. Mit ihr können auch ältere, bestehende Patentrechte aufgrund fehlender Aktualität des notwendigen Stands der Technik „angegriffen“ werden. Und zwar mit einer sogenannten Einspruchs- oder Nichtigkeitsrecherche. De facto würde wir dann beweisen, dass es die Technik schon gibt und damit ist das bestehende Patent “nichtig“ und nicht mehr schutzfähig. Ihrer Patentneuanmeldung stünde also „nichts mehr“ (oder sagen wir „weniger“) im Wege.

Solche Rechtsbeständigkeits-Recherchen sind grundsätzlich immer sinnvoll für Unternehmen, die neue Produkte auf den Markt bringen und eine Übersicht über den aktuellen Stand der Technik und die potenziell gefährdenden Schutzrechte von Mitbewerbern erlangen wollen.

Eine FTO sorgt für die Ausübungs-Freiheit. Wenn Sie ein Patent anmelden, wollen Sie mit der Registrierung ein Verbietungsrecht ausüben. Das heißt, Sie als Inhaber des Patents haben das Recht, andere vom selben Recht auf ein Produkt, bzw. auf eine technische Ausführung Ihres Produktes, auszuschließen. Somit bekommen Sie das Recht, anderen zu verbieten, dasselbe Patent für dasselbe Produkt anzumelden.
Wenn ein Unternehmen ein Produkt gewerblich auf den Markt bringt, ist eine FTO deshalb essenziell, um auszuschließen, dass Ihr Produkt nicht gegen bestehende Schutzrechte (bspw. Patente Dritter) verstößt. Eine FTO ist also eine reine Risikomanagement-Maßnahme im Vorfeld.

Grundsätzlich besteht eine FTO aus zwei Teilen: einer Recherche und Analyse. In der FTO-Recherche werden bestehende Schutzrechte, die dem eigenen Produkt nahekommen bzw. gefährlich werden könnten, gesucht und aufgelistet. In der FTO-Analyse wird anschließend von einem Patentanwalt analysiert, ob die gefundenen Ergebnisse ein ernstzunehmendes Risiko darstellen oder, ob der Auftraggeber mit Entwicklung, Produktion und Vertrieb des Produkts fortfahren kann. So lassen sich immer Handlungsempfehlungen und eine Risikobewertung ableiten – genau deshalb ist eine FTO so wichtig und wertvoll.

FTO-Analysen sind teilweise sehr aufwändig und kostenintensiv. Das ist klar bzw. muss bewusst sein. Start-ups haben i. d. R. anfangs nicht das nötige Budget für eine ausführliche FTO und Rechtliches wird allzu oft bei Seite geschoben. Erfahrungsgemäß ändert sich diese Einstellung aber schnell, sobald Investoren ins Spiel kommen.

Wenn ein Investor überlegt, in ein Start-up zu investieren, ist das immer eine reine Risiko-Abschätzung. Deshalb sind genau diese zwei Fragen für ihn relevant:

1. Hat das Start-up schon eigene Schutzrechte, die das Produkt schützen
2. Wurde eine FTO gemacht?

Es gibt Investoren, die darauf bestehen, eine FTO vorweisen zu können und/oder eine Patentanmeldung in petto zu haben. Es kommt jedoch auf die Branche an. Je kompetitiver diese ist, also je mehr Wettbewerber auf dem Markt sind, umso wichtiger wird die FTO.

Eine FTO-Abklärung ist in jedem Fall sinnvoll. Die Frage stellt sich immer nach der Verhältnismäßigkeit und dem Aufwand, den man betreibt. Start-ups müssen am Anfang mit dem Budget haushalten. Das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit.

Wir empfehlen Start-ups, sobald es das Budget erlaubt, zumindest eine FTO-Recherche durchzuführen. Denn damit bekommt man nicht nur ein gutes, erstes Gefühl, wo man mit seinem Produkt überhaupt steht, sondern auch eine Richtung vorgegeben, wo man mit seinem Business hinwill bzw. rechtlich gesehen: auch hindarf.

Die FTO-Recherche kann gut ausgehen, wenn es keine nahen Patente gibt. Das ist zwar noch keine 100 % Garantie, aber ein gutes Indiz, dass das Risiko für das eigene Produkt eher klein ist.

Die Recherche kann aber auch eher schlecht ausgehen: Wenn es bereits (ein oder mehrere) Patente gibt, die genau das eigene, neu zu vertreibende, Produkt beschreiben. Dann hat man ein ernstzunehmendes Problem und muss seine Business-Ideen neu überdenken.

Deshalb raten wir als IP-Experten IMMER im Vorfeld zu ausführlichen Schutzrechts-Recherchen – gerade für Start-ups. Sobald ein Investor mit einsteigt, sollte man eine vollständige FTO durchführen lassen. Sie ist letzten Endes ein Teil des Risk Managements, das der Investor geklärt haben möchte. Aber auch für einen Business-Start ohne Investor lohnt sich eine FTO vor der Produktneueinführung immer, denn sie bewirkt im Endeffekt eine rechtliche Handlungssicherheit!

Gesetzlich sind rechtliche Recherchen für eine Produktneueinführung bzw. ein Patent nicht vorgeschrieben. Deshalb gibt es auch keine „Strafen“. Aber, wenn man gewerblich am Markt mit einem neuen Produkt bzw. mit einem als neu umworbenen Produkt tätig werden will, muss im Vorfeld klar sein, dass man immer Gefahr läuft, rechtliche Auseinandersetzungen auszufechten und dem auch (finanziell) standhalten zu können. So gesehen ist eine mögliche Schutzrechtsverletzung durch mangelnde Vorab-Recherche schon als Nachlässigkeit und somit als „Strafe“ einzustufen.

Gerade für Start-ups ist das ein großes Thema, wenn das Business von (nur) einem (neuen) Produkt abhängt. Und dem Vertrieb, dann doch „urplötzlich“ Schutzrechte Dritter entgegenstehen, weil man eine FTO-Recherche vernachlässigt hat.

Die zwei großen Gefahren, die bei einer Schutzrechtsverletzung drohen, sind:

1. Zum ersten die Gefahr, ein gerichtliches Verbot zum Vertrieb des eigenen Produktes zu bekommen. Klassischerweise erfolgt dies durch eine EV, eine Einstweilige Verfügung, die es mit sofortiger Wirkung untersagt, das Produkt weiter zu vertreiben. Dann kommt man in Zugzwang und das Produkt muss somit SOFORT vom Markt genommen werden.
2. Zum zweiten kann ein Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung – sprich Schadensersatz auf den entgangenen Gewinn des Rechteinhabers (der sog. Verletzergewinn) - zu immensen wirtschaftlichen Auswirkungen auf das eigene Business führen.

Wobei es generell schwierig ist, den real entstandenen Schaden des Patentrechteinhabers zu beziffern. Deshalb ist die Herausgabe des Verletzergewinns ein möglicher Maßstab und üblich.

Ohne ausreichende FTO besteht prinzipiell also immer das Risiko in eine existenzielle Schieflage zu geraten.

Alternativ sind auch Lizenzverhandlungen möglich. Diese bergen allerdings auch ein großes finanzielles Risiko, da Patentinhaber hohe Lizenzgebühren einfordern können - je nach Branche und Produkt. Erfahrungsgemäß können diese gerne mal hochgehen bis in einen zweistelligen Prozente-Bereich.

Grundsätzliche empfehlen wir Gründern und Start-ups immer mindestens eine FTO-Recherche. Sie sollte standardmäßig durchgeführt werden, denn sie gilt quasi als rechtliche Grundvoraussetzung für die eigene Produktvermarktung bzw. die Patentanmeldung.

Eine FTO-Analyse lässt sich dann auch erst im zweiten Schritt nachholen, sobald für den Gründer mehr Geld zur Verfügung steht. Das ist prinzipiell machbar, wenngleich beides, also eine FTO-Recherche und eine FTO-Analyse, ratsam bleiben.

Die FTO-Analyse ist das eigentlich Teure, weil sie immer eine Haftungsthematik für den Patentanwalt bedeutet. Er muss zum Schluss der FTO-Analyse eine verbindliche Antwort auf die Frage geben, ob das Patent ein Risiko für den Auftraggeber darstellt. Damit haftet er für einen ggf. entstehenden Schaden – auch persönlich. Und das muss im Vorfeld natürlich abgesichert sein.

Die erwartbaren Gesamtkosten für eine FTO (inkl. Recherche und Analyse) lassen sich nicht für Alles pauschal beziffern. Da sie stark von der Größe der Branche und dem Umfang des individuellen Produktes abhängen. Zudem ist die ausführliche „Zuarbeit“ des Mandanten wichtig. Wenn wir all diese Faktoren im Mandat vorab klären, können wir dann natürlich individuell eine Kostenschätzung abgeben.

Wie bei allen IP-Recherchen, gibt es auch bei der FTO ein gewisses „Rest-Risiko“. Eine 100 % -Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit der FTO kann leider nie abgegeben werden. Von keinem Patentanwalt. Hier steht in der Tat eine rechtliche Grundsatzproblematik im Weg. Denn per Gesetz, werden Patente erst 18 Monate nach Anmeldung publiziert. Das ist ein langer Zeitraum, indem eine Innovation bereits angemeldet sein kann, sie aber bei der Recherche nicht auffällt, weil sie noch nicht veröffentlicht wurde. Das kann in der Tat gerade in der heutigen Zeit voller Innovationen, die quasi „Schlag auf Schlag“ angepriesen und angemeldet werden, ein Risiko darstellen.

Genau deshalb bietet die Integrate-IP einen alternativen Ansatz an: mit zusätzlichen Wettbewerbsanalysen und Market Intelligence.

Das ist gerade für Start-ups interessant. Denn sie haben einen enormen Zeit- und Erfolgsdruck. Oft nutzen sie verstärkt Social Media und das Internet, um ihr Produkt schnell, effektiv zu bewerben und zu verkaufen. Hier setzt die Integrate-IP an, um mit Hilfe von Big Data und AI (also Artificial Intelligence oder auch KI – Künstliche Intelligenz) auf alternativen Wegen an relevante Informationen zu kommen. So können wir Innovationskraft und neue Erfindungen im Rahmen der FTO mitberücksichtigen und das Problem der 18-monatigen Karenzzeit für Veröffentlichungen von Patentanmeldungen zumindest teilweise reduzieren und auf Risiken hinweisen, die im Rahmen einer klassischen FTO nicht analysierbar sind.

Dadurch gibt die Integrate-IP nicht nur ein reines Risk-Management durch die FTO, sondern unsere Mandanten erhalten auch über Market Intelligence und Big Trends weitere wertvolle Markt-Infos. Wie zum Beispiel:

• Wer sind die anderen Player am Markt?
• Was sind die technologischen Trends in unserem Segment?
• Welche Wachstumsraten sind zu erwarten?